Fallito il tentativo della Brandconcern di far dichiarare decaduto il marchio UE “LAMBRETTA”

Il marchio “LAMBRETTA” è al centro di una controversia giunta all’esame della Corte di Giustizia perchè il Tribunale UE avrebbe erroneamente omesso di applicare retroattivamente la giurisprudenza della sentenza IP Translator ad una domanda di registrazione depositata presso l’EUIPO, relativa alla classe 12.

La registrazione di un marchio presuppone, tra gli altri requisiti, che siano indicati nella domanda i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la tutela del segno distintivo. A tal fine, tanto gli operatori economici quanto gli uffici dei marchi degli Stati membri e l’EUIPO utilizzano la classificazione di Nizza.

L’Accordo di Nizza comprende un elenco di 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ogni classe include le indicazioni generali relative ai settori cui appartengono i rispettivi prodotti o servizi. La classificazione contiene, inoltre, un elenco in ordine alfabetico di prodotti e servizi, nel quale è specificata la classe di appartenenza di ciascuno di essi.

Nella sentenza IP Translator (sentenza 19 giugno 2012, C‑307/10), la Corte si è pronunciata sull’interpretazione dell’uso dei titoli delle classi dell’accordo di Nizza, in quanto elemento che incide sulla portata della tutela conferita dalla registrazione dei marchi. La Corte ha definito alcuni criteri e, in particolare, ha stabilito che nelle relative domande devono essere indicati, in modo chiaro e preciso, i beni o servizi per i quali si chiede la registrazione. La Corte, tuttavia, non ha delimitato gli effetti nel tempo della sentenza.

Con la sentenza del 16 febbraio 2017 (causa C‑577/14 P), la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla domanda, presentata dalla società Brandconcern BV, per l’annullamento della sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014, Scooters India/UAMI-Brandconcern (LAMBRETTA), in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di applicare retroattivamente la giurisprudenza della sentenza IP Translator ad una domanda di registrazione depositata presso l’EUIPO, relativa alla classe 12.

L’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bordona, il 19 luglio 2016 aveva presentato le proprie conclusioni nell’ambito del procedimento in esame, evidenziando, tra l’altro, che la controversia offre l’occasione di precisare la portata della giurisprudenza elaborata nella sentenza IP Translator e di esaminarne l’eventuale applicabilità ai marchi già registrati.

La Scooters India è titolare del marchio UE LAMBRETTA, registrato dall’EUIPO nell’agosto 2002. I prodotti per i quali tale marchio è stato registrato rientrano nella classe 12 dell’Accordo di Nizza, corrispondente alla seguente descrizione: “veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici”.

Nel novembre 2007, la Brandconcern ha introdotto una domanda di decadenza parziale del marchio LAMBRETTA sulla base dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, divenuto articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per i prodotti rientranti in particolare in detta classe 12. A tal riguardo, ha fatto valere l’assenza di un uso effettivo di tale marchio durante un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il 24 settembre 2010, la divisione di annullamento ha pronunciato la decadenza parziale del marchio LAMBRETTA, con effetto a partire dal 19 novembre 2007, per i prodotti rientranti, in particolare, in detta classe 12.

Il 23 novembre 2010, la Scooters India ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

La prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso per quanto riguarda i prodotti della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza. In tale decisione, relativamente ai prodotti di detta classe, la commissione di ricorso ha limitato il suo esame dell’uso effettivo del marchio LAMBRETTA ai soli “veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici”, nel senso letterale del termine. Dopo aver constatato che gli elementi di prova prodotti dalla Scooters India a sostegno di tale uso effettivo si limitavano ad elementi relativi alla vendita di pezzi di ricambio per scooter e non comprendevano alcun elemento riguardante la vendita di “veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici”, la commissione di ricorso ha ritenuto che “dalla vendita dei pezzi di ricambio non si può evincere che la Scooters India ha anche prodotto e venduto un qualsivoglia veicolo”.

La Scooters India ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale UE volto all’annullamento della decisione controversa, facendo valere un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale, avendo constatato che la commissione di ricorso non aveva esaminato l’uso effettivo del marchio LAMBRETTA per i pezzi di ricambio per scooter, ha accolto il ricorso e annullato la decisione controversa con la seguente motivazione:

“ … la formula «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», che compare nella domanda di marchio comunitario, doveva essere interpretata come volta a tutelare il marchio LAMBRETTA relativamente alla totalità dei prodotti figuranti nell’elenco alfabetico di cui alla classe 12 dell’Accordo di Nizza. Esso ha quindi considerato che, anche se i «pezzi di ricambio per motocicli» non rientravano in quanto tali nell’elenco alfabetico dei prodotti di tale classe 12, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare l’uso effettivo di tale marchio relativamente ai numerosi accessori e pezzi per i veicoli ivi elencati”. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto questo primo capo e annullato la decisione controversa”.

Contro la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, la Brandconcern ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia chiedendone l’annullamento.

La Corte di Giustizia UE ritiene infondati i motivi d’impugnazione proposti dalla Brandconcern osservando, in particolare, quanto segue:

La Branconcern addebita inoltre al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto quando ha limitato gli effetti nel tempo della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10,). A suo avviso, detta sentenza è applicabile al caso di specie là dove impone d’interpretare le domande di registrazione di un marchio dell’Unione, ivi incluse quelle presentate prima della pronuncia di tale sentenza, nel senso che solo i prodotti espressamente indicati in siffatte domande sono coperti dalla protezione conferita dal marchio dell’Unione.

A tal riguardo, occorre ricordare che certamente, ai punti da 21 a 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione dell’incidenza della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10), ed in particolare del suo punto 61, sull’interpretazione della domanda di registrazione del marchio LAMBRETTA, constatando altresì che la Corte non aveva limitato nel tempo gli effetti di tale sentenza.

Al punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10), la Corte ha dichiarato che, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e di precisione imposti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o tutti i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su alcuni di essi. Laddove la domanda verta unicamente su alcuni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

Tuttavia, occorre constatare, in primo luogo, che il punto 61 di tale sentenza non riguarda i titolari di un marchio già registrato, bensì unicamente i richiedenti di marchi.

In secondo luogo, a detto punto 61 della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, la Corte si è limitata a precisare i requisiti ai quali sono soggetti i nuovi richiedenti di marchi nazionali, che utilizzano le indicazioni generali del titolo di una classe al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio. Simili requisiti, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, permettono di prevenire la situazione in cui non sia possibile determinare con certezza la portata della protezione derivante da un marchio, qualora un richiedente utilizzi tutte le indicazioni figuranti nel titolo di una classe.

Non si può quindi affermare che la Corte, mediante la sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10), abbia inteso rimettere in discussione l’approccio seguito nella comunicazione n. 4/03 per quanto riguarda i marchi registrati prima della pronuncia di tale sentenza. Di conseguenza, la regola enunciata al punto 61 di detta sentenza non è applicabile alla registrazione del marchio LAMBRETTA, avvenuta prima della pronuncia della stessa.

Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata nel dichiarare, al punto 35 della stessa, secondo l’approccio previsto al punto V della comunicazione n. 2/12, che occorreva interpretare la formula «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», corrispondente ai prodotti menzionati nel titolo della classe 12 dell’Accordo di Nizza, che figura nella domanda di marchio LAMBRETTA come volta a proteggere detto marchio relativamente alla totalità dei prodotti repertoriati nell’elenco alfabetico di tale classe 12.

Inoltre, l’interpretazione della domanda di registrazione controversa adottata dal Tribunale è corroborata dalla modifica introdotta all’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009 dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015. Infatti, quest’ultimo regolamento ha inserito, all’interno di detto articolo, una disposizione transitoria che permette ai titolari di marchi dell’Unione europea richiesti prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza di dichiarare, entro il 24 settembre 2016, che, alla data del deposito della richiesta, la loro intenzione era di ottenere la protezione di prodotti o servizi ulteriori a quelli coperti dal significato letterale del titolo, ma che figurino nell’elenco alfabetico di tale classe.